KHI NÀO THÌ NHÃN HIỆU BỊ TỪ CHỐI BẢO HỘ?

46

Các lý do từ chối nhãn hiệu? Các trường hợp nào nhãn hiệu bị từ chối?

 

Nhãn hiệu bị từ chối bảo hộ khi nào? Làm gì khi đơn đăng ký nhãn hiệu bị từ chối? Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, để một nhãn hiệu được công nhận phải trải qua ít nhất 12 tháng thẩm định đơn đăng ký (thực tế trung bình là 18 tháng hoặc lâu hơn) với nhiều điều kiện phải đáp ứng trước khi tiến hành nộp đơn đăng ký. Do đó các trường hợp bị từ chối sẽ bao gồm:

Đơn đăng ký không đáp ứng yêu cầu về hình thức

Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày tiếp nhận đơn, Cục SHTT sẽ xem xét về mặt hình thức của đơn đăng ký nhãn hiệu và có thể thông báo đơn không hợp lệ vì:

– Đơn sai về mặt hình thức (không đúng mẫu, sai chính tả, tẩy xóa..)

– Đơn không đủ số lượng yêu cầu và các tài liệu đi kèm (Hiện tại sẽ nộp 2 đơn và 5 mẫu nhãn hiệu. Một đơn và 5 mẫu nhãn sẽ được cục SHTT tiếp nhận, đơn còn lại sẽ được đóng dấu tiếp nhận và dán số đơn trả lại người nộp đơn để làm căn cứ sau này)

– Đơn không có mô tả nhãn hiệu, không ghi rõ loại nhãn hiệu, phân nhóm đối với nhãn hiệu, thiếu tài liệu hưởng quyền ưu tiên…

Nhãn hiệu không đáp ứng điều kiện bảo hộ

Các điều kiện mà nhãn hiệu sẽ không được bảo hộ theo luật SHTT được quy định tại điều 73 bao gồm các trường hợp sau:

– Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của các nước.

– Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, dấu chứng nhận, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội của Việt Nam và quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép.

– Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài.

– Dấu hiệu mô tả cụ thể đặc tính, nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ.

– Đối với nhãn hiệu, đặc biệt phải mang tính chất phân biệt đối với các nhãn hiệu khác. Ví dụ đối với các trường hợp nhãn hiệu có 1 hoặc 2 chữ cái không có nghĩa, các nhãn hiệu mang tính chất mô tả sản phẩm dịch vụ.

Hiểu một cách đơn giản thì nhãn hiệu không có tính sáng tạo, không mang tính phân biệt được các sản phẩm dịch vụ thì sẽ bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ

Khả năng phân biệt của nhãn hiệu

Theo Khoản 16 Điều 4 Luật SHTT, nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Xuất phát từ định nghĩa nhãn hiệu, các dấu hiệu thể hiện trên nhãn hiệu phải thể hiện tính độc đáo sao cho có thể phân biệt sản phẩm này với sản phẩm khác, dịch vụ này với dịch vụ khác. “Độc đáo” ở đây thể hiện ở hai yếu tố: “khác biệt” và “không thông dụng.” Theo Điều 74 Luật SHTT, một nhãn hiệu được coi là khác biệt với các dấu hiệu khác nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ. Nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là dấu hiệu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Hình và hình hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng, trừ trường hợp các dấu hiệu này đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu;

+ Dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của hàng hoá, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều người biết đến;

+ Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;

+ Dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh;

+ Dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu hoặc được đăng ký dưới dạng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận quy định tại Luật này;

+ Dấu hiệu không phải là nhãn hiệu liên kết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự trên cơ sở đơn đăng ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường hợp đơn đăng ký được hưởng quyền ưu tiên, kể cả đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

+ Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên;

+ Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng ký nhãn hiệu đó đã chấm dứt hiệu lực chưa quá năm năm, trừ trường hợp hiệu lực bị chấm dứt vì lý do nhãn hiệu không được sử dụng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 95 của Luật này;

+ Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng của người khác đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng hoặc đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng;

+ Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;

+ Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về nguồn gốc địa lý của hàng hoá;

+ Dấu hiệu trùng với chỉ dẫn địa lý hoặc có chứa chỉ dẫn địa lý hoặc được dịch nghĩa, phiên âm từ chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ cho rượu vang, rượu mạnh nếu dấu hiệu được đăng ký để sử dụng cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý đó;

+ Dấu hiệu trùng hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp của người khác được bảo hộ trên cơ sở đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn so với ngày nộp đơn, ngày ưu tiên của đơn đăng ký nhãn hiệu.

Ở đây khái niệm “tương tự tới mức gây nhầm lẫn” không được định nghĩa rõ  ràng và phải căn cứ vào tình hình thực tế, so sánh giữa hai nhãn hiệu để trả lời. Phương pháp phân biệt giữa hai nhãn hiệu trong các trường hợp sau đây thì được coi là “tương tự tới mức gây nhầm lẫn”:

• Dấu hiệu đó gần giống với nhãn hiệu đối chứng về: cấu trúc hoặc/và nội dung hoặc/và cách phát âm hoặc/và ý nghĩa hoặc/và hình thức thể hiện; đồng thời sản phẩm, dịch vụ phải tương tự sản phẩm, dịch vụ đối chứng.

– Phát âm : Đối với những dấu hiệu chữ bị trùng hay tương tự đến mức gây nhầm lẫn về phát âm thì dấu hiệu đó phải gần giống với dấu hiệu đối chứng về cách phát âm đến mức làm cho người tiêu dùng tưởng lầm rằng hai đối tượng đó là một hoặc đối tượng này là biến thể của đối tượng kia hoặc hai đối tượng đó có cùng một nguồn gốc thì sẽ gây ra sự tương tự.Trường hợp dấu hiệu có cách viết khác nhau, nhưng do cách phát âm theo một trong những ngôn ngữ phổ biến ở Việt Nam giống nhau thì vẫn có thể gây ra sự tương tự.

– Cấu trúc : Đối với những dấu hiệu chữ, trường hợp cấu trúc từ có khác nhau (thêm vào phụ âm/nguyên âm giống phụ âm/nguyên âm liền kề) thì khả năng tương tự là cao. Ví dụ: l CEMMA và CEMAAR – l EVIT và ENVIT

Trường hợp cấu trúc từ tương tự gây nhầm lẫn và dùng thêm gạch ngang (-) giữa các thành phần thì thường tương tự gây nhầm lẫn về kết cấu chữ và phát âm và cần từ chối bảo hộ.

– Ý nghĩa : Đối với cả dấu hiệu chữ và dấu hiệu hình thì khi có dấu hiệu bị trùng hoặc tương tự tới mức nhầm lẫn đối với dấu hiệu đối chứng về mặt ý nghĩa (nội dung) thì cần so sánh về mặt ý nghĩa của hai nhãn hiệu. Cụ thể, dấu hiệu bị coi là tương tự gây nhầm lẫn với dấu hiệu đối chứng nếu: Dấu hiệu đó gần giống với dấu hiệu đối chứng về ý nghĩa (nội dung) và đến mức làm cho người tiêu dùng tưởng lầm rằng hai đối tượng đó là một hoặc đối tượng này là biến thể của đối tượng kia hoặc hai đối tượng đó có cùng một nguồn gốc. Ví dụ: Hình một con đại bàng và hình nhiều con đại bàng và Hình một bông hoa hồng và hình nhiều bông hoa hồng hoặc redsun và mặt trời đỏ . Ví dụ: GIRL-OK tương tự gây nhầm lẫn với GYRLOK và GINLOK

– Ấn tượng tổng thể:

Dấu hiệu chữ và dấu hiệu hình được xem là bị trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với dấu hiệu đối chứng về mặt ấn tượng tổng thể khi toàn bộ hoặc phần chủ yếu của dấu hiệu và toàn bộ hoặc phần chủ yếu của đối chứng được trình bày theo cùng một phong cách, trong đó màu sắc của dấu hiệu/đối chứng được coi là một yếu tố của phong cách trình bày. Phần chủ yếu của dấu hiệu/đối chứng” được hiểu là một hoặc một số yếu tố kết hợp với nhau, tạo thành một bộ phận của dấu hiệu/đối chứng, có ảnh hưởng lớn nhất đến khả năng cảm nhận của người tiêu dùng, có tác dụng gây ấn tượng cho người tiêu dùng khi tiếp xúc với hàng hoá, dịch vụ. Dấu hiệu/đối chứng có thể bao gồm hai hoặc một số phần chủ yếu.

• Dấu hiệu gần giống đến mức làm cho người tiêu dùng tưởng lầm rằng hai đối tượng đó là một hoặc đối tượng này là biến thể của đối tượng kia hoặc hai đối tượng đó có cùng một nguồn gốc (Điểm c, Khoản 39.8 Thông tư 01/2007/TT-CP, sửa đổi bổ sung 2016)

Một nhãn hiệu muốn được coi là không thông dụng nếu nó không phải là các danh từ chung, hình dạng đơn giản (thí dụ hình tam giác, trừ trường hợp các dấu hiệu đó được sử dụng và thừa nhận rộng rãi, hình thức pháp lý của doanh nghiệp, phương pháp đo lường sản phẩm. Nhãn hiệu đó cũng không được phép là tên sản phẩm hay tính chất sản phẩm (thí dụ “nước khoáng thiên nhiên” hay “chuyên gia giặt tẩy các vết bẩn”), hay những dấu hiệu có tính chất lừa đảo (“thần dược” hay “cải lão hoàn đồng” đối với thuốc chữa bệnh). Các dấu hiệu này cũng không được phép là những dấu hiệu thuộc về quyền uy của quốc gia như quốc kỳ, quốc huy, ảnh lãnh tụ, tên gọi các cơ quan nhà nước (Điều 73-74 Luật SHTT). Nhận biết dấu hiệu nào được bảo hộ và dấu hiệu nào không được bảo hộ rất quan trọng trong việc xin cấp văn bằng bảo hộ. Chúng ta hãy xem thí dụ sau đây. Công ty A xin đăng ký nhãn hiệu MONTANA tại Cục SHTT cho sản phẩm thuốc lá của mình. Có ý kiến cho rằng nhãn hiệu này không thể được bảo hộ vì Montana là tên 1 tiểu bang Hoa Kỳ, cho đăng ký nhãn hiệu Montana sẽ làm cho người tiêu dùng hiểu nhầm. Hơn nữa, Montana là một địa danh và là dấu hiệu không có khả năng phân biệt vì thế sẽ  không được bảo hộ. Trên thực tế pháp luật không cấm sử dụng một địa danh trừ khi địa danh đó đã được bảo hộ dưới dạng một đối tượng sở hữu công  nghiệp khác (thí dụ chỉ dẫn địa lý). Nhãn hiệu trên vẫn được cấp văn bằng bảo hộ.

Ngoài khái niệm nhãn hiệu, còn có một số khái niệm về các nhãn hiệu đặc thù, được quy định tại Điều 4 Luật SHTT như sau:

• Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó. Thí dụ, nhãn hiệu WOOLMARK là nhãn hiệu tập thể của các doanh nghiệp sản xuất len tại Anh Quốc.
• Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu. Thí dụ nhãn hiệu và logo HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO của Báo Sài Gòn Tiếp Thị là một loại nhãn hiệu chứng nhận.
• Nhãn hiệu liên kết là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với nhau. Thí dụ nhãn hiệu ACE, ACE-INA hay ACE LIFE là những nhãn hiệu liên kết của cùng một công ty bảo hiểm ACE-INA.
• Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Thí dụ điển hình là nhãn hiệu P/S cho kem đánh răng P/S, hay nhãn hiệu G7 cho Cà phê G7. Xin lưu ý là có những nhãn hiệu rất nổi tiếng trên thế giới, như bia BUDWEISER hay pho mát CHEEDAR, nhưng lại không được biết đến nhiều ở Việt Nam, khi đó khả năng được công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng cũng sẽ bị giảm. Trước đây, Cục SHTT đã công nhận nhãn hiệu BUDWEISER của công ty Anheuser-Busch (Hoa Kỳ) là nhãn hiệu nổi tiếng trong khi ở Việt Nam các nhãn hiệu này chưa được biết đến nhiều. Hiện nay, với qui định của Luật SHTT, việc công nhận nhãn hiệu nổi tiếng sẽ trở nên đơn giản hơn.

Nhãn hiệu từ chối vì có nhãn tương tự đã được đăng ký trước hoặc hưởng thời gian ưu tiên trước

Đây là lý do chính mà nhãn hiệu thường bị từ chối, có thể do vô tình hoặc cố tình mà các đơn khi nộp vào đều bị ra thông báo gây nhầm lẫn do trùng hoặc tương tự lẫn nhau. Với những nhãn hiệu như vậy chỉ có trường hợp nhãn hiệu nộp đơn sớm nhất hoặc có ngày ưu tiên sớm nhất là sẽ được đăng ký bảo hộ.

Tại cục SHTT, bộ phận thẩm định sẽ đưa ra đánh giá về việc nhãn hiệu có gây nhầm lẫn hay không. Đôi khi việc đưa ra đánh giá cũng phụ thuộc chủ quan vào chuyên viên thẩm định. Tuy nhiên không vì thế mà nhãn hiệu này sẽ được đăng ký nếu chuyên viên thẩm định thấy có thể đăng ký được. Ngoài việc thẩm định nội dung nhãn hiệu còn được công bố trên website của cục SHTT và các báo sở hữu công nghiệp. Bất cứ đơn vị, cá nhân nào thấy nhãn hiệu có khả năng tương tự hoặc gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của mình đã đăng ký hoặc được hưởng quyền ưu tiên đều có quyền khiếu nại để nhãn hiệu bị từ chối.

Do vậy bản chất nhãn hiệu có đăng ký được hay không phụ thuộc vào khả năng phân biệt của nhãn hiệu và đối chứng của nhãn hiệu đó. Nhiều đơn vị đăng ký nhãn hiệu đưa ra cam kết “nhãn hiệu không bị từ chối” đều là các cam kết không có cơ sở. Đơn giản bởi vì các tổ chức Sở hữu trí tuệ chỉ có thể giúp đỡ người đăng ký ở thủ tục cũng như việc tra cứu (cao hơn là khiếu nại quyết định từ chối) chứ thực chất việc có đăng ký được hay không đều phụ thuộc bản thân nhãn hiệu, các đối chứng và những nội dung đã nêu ở trên.

Sau tất cả khi tiến hành đăng ký một nhãn hiệu, chủ đơn luôn mong muốn nhãn hiệu của mình được bảo hộ với mục đích để khách hàng luôn nhớ tới logo, thương hiệu của mình để việc kinh doanh thuận tiện hơn. Nếu có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu hoặc cần tư vấn vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được trợ giúp.

Làm gì khi nhãn hiệu bị từ chối về mặt nội dung?

Bước 1: Xác định thời hạn trả lời

Theo quy định hiện hành, thời gian để người nộp đơn có ý kiến trả lời lại thông báo về nội dung là trong vòng 02 tháng kể từ ngày ký Thông báo (thời hạn này có thể gia hạn thêm một lần 2 tháng).

Bước 2: Xác định các thiếu sót nêu trong đơn

Thông báo của Cục SHTT nêu rõ các lý do từ chối nhãn hiệu thông thường bao gồm:

– Nhãn hiệu không có khả năng phân biệt

– Nhãn hiệu mang tính mô tả sản phẩm, dịch vụ hoặc chất lượng của sản phẩm

– Nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn với một hoặc một số Nhãn hiệu đã đăng ký trước đây cho cùng nhóm sản phẩm/dịch vụ (nhãn hiệu đối chứng)

Bước 3: Tìm cơ sở và soạn thảo văn bản trả lời

Sau khi xác định được những căn cứ từ chối, nếu khắc phục được hoặc có cơ sở để phản đối chủ đơn cần soạn thảo văn bản trả lời như sau:

– Loại bỏ các nhóm sản phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ

– Đưa ra lập luận, căn cứ làm nổi bật sự khác nhau giữa các nhãn hiệu

– Nêu ra các căn cứ, lý lẽ nếu người nộp đơn cho rằng thông báo của Cục SHTT còn chưa xác đáng

Trong công văn trả lời, người nộp đơn nêu rõ số đơn, ngày nộp đơn và nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Bước 4: Nộp văn bản trả lời tại cục SHTT

Sau khi hoàn tất công văn trả lời, người nộp đơn có thể nộp tại Cục SHTT, bổ sung các loại phí (nếu có) theo quy định để đơn tiếp tục được xem xét nếu người nộp đơn không trả lời hoặc trả lời thiếu sót chưa xác đáng, Cục SHTT sẽ ra quyết định từ chối chấp cấp bằng.